Реєстрація бренду в США для бізнесу на Амазон (Amazon Brand Registry)

Реєстрація торговельної марки у США та Amazon Brand Registry

Реєстрація торговельної марки у США є одним із ключових юридичних кроків для бізнесу, який планує продавати товари або послуги на американському ринку, у тому числі через Amazon.

Торговельна марка може захищати:

• назву бренду;
• логотип;
• словесне позначення;
• комбіноване позначення;
• інші допустимі законом елементи бренду.

Реєстрація у United States Patent and Trademark Office — USPTO — дозволяє власнику отримати федеральну охорону торговельної марки у США та використовувати її як важливий актив бізнесу.

Для продавців Amazon така реєстрація також може бути основою для підключення до Amazon Brand Registry — програми, яка надає власникам брендів інструменти для захисту інтелектуальної власності, управління контентом і розвитку бренду на платформі.

Реєстрація торговельної марки у США та Amazon Brand Registry — це різні процедури: USPTO створює правову охорону торговельної марки, а Amazon використовує відповідні права для надання власнику бренду додаткових інструментів усередині своєї платформи.

Навіщо реєструвати торговельну марку у США

Федеральна реєстрація може бути особливо важливою, якщо бізнес:

• продає товари на Amazon.com;
• створює власний private label;
• планує масштабування у США;
• залучає американських дистриб’юторів;
• розвиває франчайзинг;
• передає права за ліцензією;
• хоче захищати бренд від конкурентів і копій.

Реєстрація допомагає юридично закріпити права на позначення щодо конкретних товарів та послуг.

Водночас США мають специфічну систему, в якій реальне використання позначення у комерції також може мати істотне значення для виникнення та пріоритету прав.

Тому не варто спрощувати американське право до правила «хто перший подав заявку — той власник» або навпаки «хто перший використав — той автоматично отримав усі права».

Перед реєстрацією потрібно аналізувати:

• попереднє використання;
• раніше подані заявки;
• зареєстровані марки;
• схожість позначень;
• товари та послуги сторін;
• територію й фактичне використання.

Перевірка торговельної марки у США

До подання заявки бажано провести пошук.

USPTO більше не використовує стару систему TESS. Замість неї працює сучасна система Trademark Search.

Пошук повинен включати не тільки повністю однакові назви.

Перевіряються:

• тотожні словесні марки;
• фонетично схожі позначення;
• схожі за написанням назви;
• схожі за комерційним враженням знаки;
• товари та послуги, щодо яких вони заявлені;
• статус відповідних заявок і реєстрацій.

USPTO може відмовити у реєстрації, якщо існує ймовірність змішування із раніше заявленою або зареєстрованою торговельною маркою для споріднених товарів чи послуг.

Як українському бізнесу зареєструвати торговельну марку у США

Для українського заявника може бути декілька варіантів.

Залежно від ситуації можна розглядати:

• національну заявку безпосередньо до USPTO;
• заявку на підставі фактичного використання марки у США;
• заявку на підставі добросовісного наміру використовувати марку у США;
• використання іноземної заявки або реєстрації за передбачених американським законодавством умов;
• міжнародну реєстрацію через Мадридську систему із зазначенням США.

Вибір механізму залежить від того:

• чи використовується бренд у США вже зараз;
• чи є лише план виходу на ринок;
• чи зареєстрована торговельна марка в Україні;
• у яких ще країнах потрібен захист;
• який бюджет і стратегія масштабування.

Use in Commerce — якщо бренд уже використовується

Якщо торговельна марка вже використовується у комерції, яка відповідає вимогам законодавства США, заявка може подаватися на підставі Section 1(a) — Use in Commerce.

У такій ситуації потрібно підтвердити фактичне використання.

Для цього можуть подаватися відповідні specimens — докази використання торговельної марки щодо заявлених товарів або послуг.

Також зазначаються відповідні дати використання.

Intent to Use — якщо продажі у США ще не почалися

Якщо бізнес ще не використовує торговельну марку у США, але має реальний намір почати це робити, можна розглядати заявку за Section 1(b) — Intent to Use.

Це дозволяє подати заявку до фактичного старту продажів.

Однак реєстрація не завершується лише самим наміром.

На відповідній стадії потрібно буде підтвердити фактичне використання торговельної марки та подати необхідний документ до USPTO.

Реєстрація на підставі української торговельної марки

Наявність української заявки або реєстрації може бути частиною американської стратегії.

Американське законодавство передбачає окремі filing basis, пов’язані з іноземною заявкою або реєстрацією.

Але це не означає, що українське свідоцтво автоматично «поширюється» на США.

Потрібно окремо пройти американську або міжнародну процедуру та виконати вимоги USPTO.

Чи потрібен американський адвокат

Для українських заявників це особливо важливо.

Якщо фізична особа або компанія має доміцилій за межами США, USPTO вимагає представництва адвокатом, який має ліцензію на практику в США.

Тому практична модель супроводу може виглядати так:

1. український IP-юрист аналізує бренд і стратегію;
2. проводиться пошук;
3. визначаються класи та filing basis;
4. готується інформація для заявки;
5. до процедури підключається U.S.-licensed trademark attorney;
6. заявка подається до USPTO;
7. надалі супроводжуються запити та Office Actions.

Скільки коштує подання заявки до USPTO

Державні збори USPTO розраховуються переважно за кількістю класів товарів і послуг.

Базовий filing fee становить 350 USD за один клас, якщо заявка відповідає базовим вимогам USPTO.

Наприклад:

Можуть виникати додаткові платежі.

Наприклад, для Intent-to-Use на подальшій стадії сплачується окремий збір за підтвердження фактичного використання.

Також USPTO може застосовувати додаткові збори за певні способи опису товарів чи послуг або неповну інформацію у заявці.

Скільки триває реєстрація торговельної марки у США

Не варто орієнтуватися на універсальний строк «близько року».

Фактичний строк залежить від:

• завантаженості USPTO;
• наявності заперечень;
• Office Action;
• filing basis;
• необхідності підтвердження використання;
• наявності опозиції третіх осіб.

Для Intent-to-Use процедура може бути довшою, оскільки власник повинен на відповідній стадії продемонструвати фактичне використання марки у комерції.

Office Action від USPTO

Після подання заявку перевіряє examining attorney USPTO.

Можливі зауваження щодо:

• схожості з іншою торговельною маркою;
• описовості позначення;
• ідентифікації товарів і послуг;
• specimen;
• filing basis;
• інших формальних або матеріальних питань.

У такому випадку USPTO направляє Office Action.

Потрібно проаналізувати підстави та своєчасно підготувати відповідь.

Як підтримувати торговельну марку у США після реєстрації

Американська реєстрація потребує подальшого підтримання.

Зокрема, власник повинен подавати документи про використання або допустиме невикористання у встановлені USPTO періоди.

Перший ключовий maintenance filing здійснюється у період між п’ятим і шостим роком після реєстрації.

Надалі реєстрація поновлюється кожні десять років за умови виконання відповідних вимог.

Тому отримання registration certificate — не фінальна дія назавжди.

Amazon Brand Registry

Amazon Brand Registry — безкоштовна програма Amazon для власників брендів.

Вона не створює торговельну марку і не замінює USPTO.

Її завдання — пов’язати підтверджений бренд з екосистемою Amazon та надати власнику доступ до додаткових інструментів.

Amazon вимагає, зокрема:

• бренд або логотип із назвою бренду;
• нанесення бренду на товар або упаковку;
• зареєстровану або допустиму pending trademark;
• відповідність торговельної марки бренду, який подається в Brand Registry.

Чи можна подати Amazon Brand Registry з pending trademark

Так, Amazon допускає реєстрацію бренду не лише з уже повністю зареєстрованою торговельною маркою.

За актуальними правилами Brand Registry може приймати:

• активні зареєстровані торговельні марки;
• окремі pending trademark applications;
• заявки, подані через Amazon IP Accelerator.

Конкретна допустимість pending application залежить від відповідного trademark office та актуальних правил Amazon.

Тому перед поданням потрібно окремо перевірити статус конкретної заявки.

Amazon IP Accelerator

Amazon IP Accelerator — це програма, через яку Amazon з’єднує власників брендів із відібраними юридичними провайдерами для реєстрації торговельних марок та інших IP-послуг.

Для бізнесу це може бути корисно, якщо:

• торговельної марки ще немає;
• потрібно швидше отримати доступ до частини Brand Registry benefits;
• потрібен провайдер для американської заявки.

Amazon не стягує плату за саме підключення до IP Accelerator, але юридичні послуги та державні мита оплачуються окремо.

Що дає Amazon Brand Registry

Після успішної реєстрації бренд може отримати доступ до набору захисних та маркетингових інструментів.

Залежно від конкретного seller account, marketplace і виконання додаткових вимог це можуть бути:

• A+ Content;
• Amazon Stores;
• Sponsored Brands;
• Amazon Vine;
• інструменти контролю контенту;
• засоби повідомлення про порушення;
• аналітика бренду;
• інші brand-building та protection tools.

Brand Registry не означає, що Amazon гарантує повну відсутність контрафакту або що жоден інший продавець ніколи не зможе пропонувати товар.

Але він суттєво розширює інструменти власника бренду для контролю IP та контенту на платформі.

Чи можна продавати на Amazon без Brand Registry

У багатьох категоріях — так.

Amazon Brand Registry не є універсальною обов’язковою умовою самого факту продажу на Amazon.

Однак для власника власного бренду відсутність Brand Registry може означати обмежений доступ до:

• частини інструментів захисту;
• A+ Content;
• брендової реклами;
• Stores;
• аналітики;
• інших функцій для Brand Owners.

Тому для private label або довгострокового розвитку власного бренду реєстрація торговельної марки та Brand Registry часто є логічною частиною стратегії.

Які дані потрібні для Amazon Brand Registry

Amazon може вимагати:

• назву бренду;
• інформацію про торговельну марку;
• реєстраційний або application number;
• логотип;
• фотографії товару або упаковки з брендом;
• категорії товарів;
• інформацію про виробництво та дистрибуцію;
• інші відомості відповідно до поточних вимог програми.

Назва бренду повинна відповідати даним торговельної марки.

Помилки при реєстрації бренду для Amazon

Найчастіші проблеми:

• подали заявку на ТМ без попереднього пошуку;
• неправильно обрали власника торговельної марки;
• обрали недостатні або неправильні класи;
• назва на Amazon не відповідає trademark record;
• бренд фактично не нанесений на товар або упаковку;
• неправильно обрали filing basis USPTO;
• подали неналежний specimen;
• не врахували вимогу щодо американського адвоката;
• пропустили Office Action або інший процесуальний строк.

Етапи реєстрації торговельної марки у США та Amazon

1. Аналіз бренду. Визначаємо назву, логотип, товари та ринки.
2. Попередній пошук. Перевіряємо схожі марки USPTO.
3. Вибір класів. Формуємо перелік товарів і послуг.
4. Визначення filing basis. Use in Commerce, Intent to Use або інша допустима підстава.
5. Залучення U.S.-licensed attorney. Для іноземного заявника.
6. Подання заявки до USPTO.
7. Супровід експертизи. Реагуємо на Office Actions та інші запити.
8. Підтвердження використання. Якщо цього потребує обрана процедура.
9. Реєстрація або отримання відповідного pending status для Amazon.
10. Amazon Brand Registry. Подаємо дані бренду та торговельної марки.

Вартість реєстрації торговельної марки у США та Amazon

Загальна вартість залежить від:

• кількості класів;
• filing basis;
• попереднього пошуку;
• вартості послуг американського адвоката;
• необхідності відповіді на Office Action;
• Intent-to-Use filings;
• міжнародної або національної процедури;
• обсягу супроводу Amazon Brand Registry.

Сама участь у Amazon Brand Registry є безкоштовною, але реєстрація торговельної марки, юридичний супровід та інші пов’язані послуги оплачуються окремо.

Типові ситуації