Реєстрація патенту на винахід

Патент на винахід в Україні

Патент на винахід — це охоронний документ, який підтверджує державну реєстрацію винаходу та надає його власнику майнові права у межах, визначених законом.

Патент дозволяє власнику:

• використовувати винахід;
• дозволяти його використання іншим особам;
• передавати майнові права;
• укладати ліцензійні договори;
• забороняти неправомірне використання винаходу;
• захищати права у разі порушення.

Водночас важливо розрізняти автора винаходу та власника майнових прав: це не завжди одна й та сама особа.

Якість патентного захисту значною мірою залежить не лише від самого технічного рішення, а й від того, наскільки правильно сформульована заявка та насамперед формула винаходу.

Що можна запатентувати як винахід

Винахід — це результат інтелектуальної, творчої діяльності людини у будь-якій сфері технологій.

Залежно від конкретного рішення об’єктом винаходу може бути, зокрема:

• продукт;
• пристрій;
• речовина;
• процес або спосіб;
• інше технічне рішення, яке відповідає встановленим законом вимогам.

Перед поданням заявки важливо правильно визначити, що саме є суттю технічного рішення та які ознаки повинні бути включені до формули винаходу.

Умови патентоздатності винаходу

Щоб винахід отримав правову охорону, він повинен відповідати трьом основним критеріям:

• новизна;
• винахідницький рівень;
• промислова придатність.

Новизна означає, що відповідне технічне рішення не повинно бути відомим із рівня техніки.

Винахідницький рівень означає, що рішення не повинно бути очевидним для фахівця у відповідній сфері.

Промислова придатність означає можливість практичного використання винаходу.

Саме ці критерії перевіряються під час кваліфікаційної експертизи заявки.

Патентний пошук перед реєстрацією винаходу

Перед поданням заявки бажано провести патентний пошук.

Його мета — знайти найближчі технічні аналоги та оцінити:

• чи є рішення новим;
• який рівень техніки існує у відповідній галузі;
• які рішення вже запатентовані;
• які ознаки можуть бути дійсно відмінними;
• як краще побудувати майбутню формулу винаходу.

Пошук не гарантує отримання патенту, але дозволяє ще до значних витрат оцінити перспективи заявки.

Чому не варто публікувати винахід до подання заявки

Новизна є однією з ключових умов патентоздатності.

Тому до вибору патентної стратегії варто обережно ставитися до:

• публікацій у соцмережах;
• розміщення технічного опису на сайті;
• демонстрації на виставках;
• наукових публікацій;
• передачі детального опису потенційним партнерам;
• комерційних презентацій без конфіденційності.

Перед переговорами з інвестором, виробником або партнером може бути доцільним NDA та попередня консультація щодо дати подання заявки.

Куди подається заявка на винахід в Україні

Старе формулювання про подання документів до державного підприємства «Укрпатент» уже не є актуальним.

Функції Національного органу інтелектуальної власності виконує Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій — УКРНОІВІ (IP Office).

Саме через відповідну систему УКРНОІВІ здійснюється робота із заявками та державними реєстрами у сфері винаходів і корисних моделей.

Документи для заявки на винахід

Заявка на винахід повинна бути підготовлена відповідно до спеціальних вимог законодавства та правил.

До основних матеріалів належать:

• заява;
• опис винаходу;
• формула винаходу;
• креслення або інші матеріали — якщо на них є посилання в описі;
• реферат;
• інші документи залежно від конкретної заявки.

Старий перелік із «макетом винаходу» або заявою про внесення винаходу до митного реєстру не є стандартним складом заявки на патент.

Митний захист — це окрема процедура, яка може розглядатися вже в контексті захисту оформлених прав.

Опис винаходу

Опис повинен розкривати технічне рішення настільки повно, щоб фахівець у відповідній галузі міг його здійснити.

У ньому можуть висвітлюватися:

• галузь техніки;
• рівень техніки;
• технічна проблема;
• суть винаходу;
• технічний результат;
• креслення;
• конкретні приклади реалізації.

Недостатнє розкриття суті винаходу може створити серйозні проблеми під час експертизи.

Формула винаходу

Формула винаходу є одним із найважливіших елементів патентної заявки.

Вона визначає сукупність технічних ознак, на яку заявник прагне отримати правову охорону.

Формула може містити:

• незалежні пункти;
• залежні пункти;
• ознаки продукту;
• ознаки процесу;
• взаємопов’язані технічні рішення.

Надто вузька формула може суттєво обмежити цінність патенту.

Надто широка — створити проблеми з новизною, винахідницьким рівнем або ясністю.

Вимога єдиності винаходу

Одна заявка повинна стосуватися:

• одного винаходу;
• або групи винаходів, пов’язаних єдиним винахідницьким задумом.

УКРНОІВІ у чинних методичних рекомендаціях окремо аналізує вимогу єдиності як під час формальної, так і під час кваліфікаційної експертизи.

Тому якщо розробка містить декілька самостійних рішень, ще до подання варто визначити, чи можна включити їх до однієї заявки або краще розділити.

Етапи отримання патенту на винахід

Процедура включає декілька основних етапів.

1. Первинний аналіз винаходу.
2. Патентний пошук.
3. Підготовка матеріалів заявки.
4. Подання заявки до УКРНОІВІ.
5. Формальна експертиза.
6. Публікація відомостей про заявку.
7. Клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи.
8. Кваліфікаційна експертиза.
9. Рішення щодо державної реєстрації.
10. Сплата необхідних зборів та державна реєстрація винаходу.

Формальна експертиза

На цьому етапі перевіряються формальні вимоги до заявки.

Зокрема:

• наявність необхідних документів;
• правильність оформлення;
• вимога єдиності у відповідних межах;
• інші формальні вимоги процедури.

Формальна експертиза сама по собі не означає, що винахід уже визнаний новим і таким, що має винахідницький рівень.

Кваліфікаційна експертиза винаходу

Саме кваліфікаційна експертиза є ключовим етапом для винаходу.

Під час неї перевіряється відповідність заявленого технічного рішення умовам патентоздатності.

Аналізуються:

• новизна;
• винахідницький рівень;
• промислова придатність;
• формула винаходу;
• релевантний рівень техніки;
• інші вимоги законодавства.

Під час експертизи заявник може отримувати повідомлення та попередні висновки, на які потрібно своєчасно і професійно реагувати.

Строк дії патенту на винахід

Загальний строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід становить 20 років від дати подання заявки.

Цю тривалість підтверджує і актуальна практика УКРНОІВІ.

Для окремих категорій винаходів законодавство може передбачати спеціальні механізми додаткової охорони.

Для підтримання прав необхідно також своєчасно сплачувати встановлені річні збори.

Автор винаходу та власник патенту

Автором є фізична особа, творчою працею якої створено винахід.

Але заявником та власником майнових прав може бути інша особа.

Наприклад:

• роботодавець;
• компанія;
• правонаступник;
• інша особа, якій належать відповідні права.

Для бізнесу особливо важливо правильно оформити права на службові винаходи та розробки працівників або підрядників.

Що не патентується як винахід

Не кожна нова ідея є винаходом у патентному розумінні.

Патентний захист не використовується як такий, зокрема, для:

• відкриттів;
• наукових теорій;
• математичних методів;
• окремих результатів художнього конструювання;
• комп’ютерних програм як таких;
• форм представлення інформації;
• інших об’єктів, виключених із патентної охорони законодавством.

При цьому технічне рішення, реалізоване за допомогою програмного забезпечення, не завжди автоматично виключене з патентування — потрібно аналізувати його технічну сутність.

Патент на винахід чи корисна модель

Це різні способи охорони технічних рішень.

Вибір залежить від характеру розробки та бізнес-стратегії.

Міжнародне патентування винаходу

Патент має територіальний характер.

Український патент захищає винахід в Україні, але сам по собі не створює патентної охорони у США, ЄС, Канаді, Японії чи інших країнах.

Для міжнародного захисту можна використовувати:

• окремі національні заявки;
• регіональні патентні системи;
• міжнародну заявку за процедурою PCT.

PCT дозволяє однією міжнародною заявкою зберегти можливість подальшого отримання патентної охорони у великій кількості країн.

При цьому важливо розуміти: PCT не видає один «світовий патент».

Після міжнародної фази заявник переходить до національних або регіональних фаз у тих країнах, де фактично бажає отримати патент.

Пріоритет та подання заявки за кордоном

Якщо перша заявка вже подана в Україні, міжнародну стратегію потрібно планувати з урахуванням строків пріоритету.

Для PCT, якщо заявник хоче посилатися на пріоритет першої заявки, міжнародну заявку зазвичай потрібно подати протягом 12 місяців від дати першого подання.

Тому питання міжнародного патентування бажано вирішувати не після отримання українського патенту через декілька років, а ще на початковій стадії.

PCT чи пряме патентування в інших країнах

Вибір залежить від:

• кількості країн;
• бюджету;
• ринків збуту;
• країн виробництва;
• планів щодо інвесторів;
• необхідності відкласти значні витрати на національні процедури.

PCT часто використовується, коли заявник ще визначається з остаточним переліком ринків.

Що робити, якщо USPTO, EPO або інше відомство ставить запитання

При міжнародному патентуванні заявник може отримувати:

• запити експертизи;
• заперечення щодо новизни;
• зауваження щодо винахідницького рівня;
• вимоги уточнити формулу;
• інші процесуальні повідомлення.

Для відповіді потрібно враховувати законодавство та практику конкретної юрисдикції, тому до роботи можуть залучатися локальні патентні повірені.

Етапи юридичного супроводу патентування

1. Консультація. Аналізуємо технічне рішення і цілі клієнта.
2. Патентний пошук. Виявляємо найближчі аналоги.
3. Стратегія. Винахід, корисна модель, Україна або міжнародна охорона.
4. Підготовка заявки. Опис, формула, реферат і креслення.
5. Подання. Супроводжуємо заявку до УКРНОІВІ.
6. Формальна експертиза. Реагуємо на процесуальні питання.
7. Кваліфікаційна експертиза. Супроводжуємо перевірку патентоздатності.
8. Державна реєстрація. Контролюємо завершення процедури.
9. Міжнародний етап. За потреби готуємо PCT або іншу стратегію.

Вартість патентування винаходу

Вартість залежить від:

• складності технічного рішення;
• обсягу патентного пошуку;
• кількості незалежних пунктів формули;
• обсягу креслень та опису;
• листування з експертизою;
• необхідності доопрацювання заявки;
• державних зборів;
• кількості країн міжнародного патентування;
• необхідності роботи з іноземними патентними повіреними.

Типові ситуації при патентуванні

Висновок

Патентування винаходу — це не просто подання короткого опису і отримання охоронного документа. Необхідно перевірити рівень техніки, правильно визначити суть винаходу, сформувати обсяг майбутньої правової охорони та пройти кваліфікаційну експертизу. Для розробок, які планується комерціалізувати за кордоном, міжнародну стратегію варто формувати ще до завершення української процедури.

Маєте новий пристрій, технологію, спосіб або інше технічне рішення і хочете захистити його від копіювання? Залиште заявку на сайті ЮК «Приходько та Партнери». Ми проведемо патентний пошук, оцінимо перспективи винаходу, підготуємо заявку та супроводимо патентування в Україні або за кордоном.