Регистрация бренда в США для бизнеса на Амазоне (Amazon Brand Registry)

Регистрация торговой марки в США и Amazon Brand Registry

Регистрация торговой марки в США является одним из ключевых юридических шагов для бизнеса, который планирует продавать товары или услуги на американском рынке, в том числе через Amazon.

Торговая марка может защищать:

• название бренда;
• логотип;
• словесное обозначение;
• комбинированное обозначение;
• другие допустимые законом элементы бренда.

Регистрация в United States Patent and Trademark Office — USPTO — позволяет владельцу получить федеральную охрану торговой марки в США и использовать ее как важный актив бизнеса.

Для продавцов Amazon такая регистрация также может быть основанием для подключения к Amazon Brand Registry — программе, которая предоставляет владельцам брендов инструменты для защиты интеллектуальной собственности, управления контентом и развития бренда на платформе.

Регистрация торговой марки в США и Amazon Brand Registry — это разные процедуры: USPTO создает правовую охрану торговой марки, а Amazon использует соответствующие права для предоставления владельцу бренда дополнительных инструментов внутри своей платформы.

Зачем регистрировать торговую марку в США

Федеральная регистрация может быть особенно важна, если бизнес:

• продает товары на Amazon.com;
• создает собственный private label;
• планирует масштабирование в США;
• привлекает американских дистрибьюторов;
• развивает франчайзинг;
• передает права по лицензии;
• хочет защищать бренд от конкурентов и копий.

Регистрация помогает юридически закрепить права на обозначение в отношении конкретных товаров и услуг.

При этом США имеют специфическую систему, в которой фактическое использование обозначения в коммерции также может иметь существенное значение для возникновения и приоритета прав.

Поэтому не стоит упрощать американское право до правила «кто первый подал заявку — тот владелец» или, наоборот, «кто первым использовал — тот автоматически получил все права».

Перед регистрацией необходимо анализировать:

• предыдущее использование;
• ранее поданные заявки;
• зарегистрированные марки;
• сходство обозначений;
• товары и услуги сторон;
• территорию и фактическое использование.

Проверка торговой марки в США

До подачи заявки желательно провести поиск.

USPTO больше не использует старую систему TESS. Вместо нее работает современная система Trademark Search.

Поиск должен включать не только полностью одинаковые названия.

Проверяются:

• идентичные словесные марки;
• фонетически схожие обозначения;
• схожие по написанию названия;
• знаки, схожие по коммерческому впечатлению;
• товары и услуги, в отношении которых они заявлены;
• статус соответствующих заявок и регистраций.

USPTO может отказать в регистрации, если существует вероятность смешения с ранее заявленной или зарегистрированной торговой маркой для родственных товаров или услуг.

Как украинскому бизнесу зарегистрировать торговую марку в США

Для украинского заявителя может быть несколько вариантов.

В зависимости от ситуации можно рассматривать:

• национальную заявку непосредственно в USPTO;
• заявку на основании фактического использования марки в США;
• заявку на основании добросовестного намерения использовать марку в США;
• использование иностранной заявки или регистрации при предусмотренных американским законодательством условиях;
• международную регистрацию через Мадридскую систему с указанием США.

Выбор механизма зависит от того:

• используется ли бренд в США уже сейчас;
• есть ли только план выхода на рынок;
• зарегистрирована ли торговая марка в Украине;
• в каких еще странах необходима защита;
• каков бюджет и стратегия масштабирования.

Use in Commerce — если бренд уже используется

Если торговая марка уже используется в коммерции, соответствующей требованиям законодательства США, заявка может подаваться на основании Section 1(a) — Use in Commerce.

В такой ситуации необходимо подтвердить фактическое использование.

Для этого могут подаваться соответствующие specimens — доказательства использования торговой марки в отношении заявленных товаров или услуг.

Также указываются соответствующие даты использования.

Intent to Use — если продажи в США еще не начались

Если бизнес еще не использует торговую марку в США, но имеет реальное намерение начать это делать, можно рассматривать заявку по Section 1(b) — Intent to Use.

Это позволяет подать заявку до фактического начала продаж.

Однако регистрация не завершается только на основании намерения.

На соответствующей стадии необходимо будет подтвердить фактическое использование торговой марки и подать требуемый документ в USPTO.

Регистрация на основании украинской торговой марки

Наличие украинской заявки или регистрации может быть частью американской стратегии.

Американское законодательство предусматривает отдельные filing basis, связанные с иностранной заявкой или регистрацией.

Однако это не означает, что украинское свидетельство автоматически «распространяется» на США.

Необходимо отдельно пройти американскую или международную процедуру и выполнить требования USPTO.

Нужен ли американский адвокат

Для украинских заявителей это особенно важно.

Если физическое лицо или компания имеет домицилий за пределами США, USPTO требует представительства адвокатом, имеющим лицензию на практику в США.

Поэтому практическая модель сопровождения может выглядеть так:

1. украинский IP-юрист анализирует бренд и стратегию;
2. проводится поиск;
3. определяются классы и filing basis;
4. готовится информация для заявки;
5. к процедуре подключается U.S.-licensed trademark attorney;
6. заявка подается в USPTO;
7. в дальнейшем сопровождаются запросы и Office Actions.

Сколько стоит подача заявки в USPTO

Государственные сборы USPTO рассчитываются преимущественно в зависимости от количества классов товаров и услуг.

Базовый filing fee составляет 350 USD за один класс, если заявка соответствует базовым требованиям USPTO.

Например:

Могут возникать дополнительные платежи.

Например, для Intent-to-Use на последующей стадии уплачивается отдельный сбор за подтверждение фактического использования.

Также USPTO может применять дополнительные сборы за определенные способы описания товаров или услуг либо неполную информацию в заявке.

Сколько длится регистрация торговой марки в США

Не стоит ориентироваться на универсальный срок «около года».

Фактический срок зависит от:

• загруженности USPTO;
• наличия возражений;
• Office Action;
• filing basis;
• необходимости подтверждения использования;
• наличия оппозиции третьих лиц.

Для Intent-to-Use процедура может быть дольше, поскольку владелец должен на соответствующей стадии продемонстрировать фактическое использование марки в коммерции.

Office Action от USPTO

После подачи заявку проверяет examining attorney USPTO.

Возможны замечания относительно:

• сходства с другой торговой маркой;
• описательности обозначения;
• идентификации товаров и услуг;
• specimen;
• filing basis;
• других формальных или материальных вопросов.

В таком случае USPTO направляет Office Action.

Необходимо проанализировать основания и своевременно подготовить ответ.

Как поддерживать торговую марку в США после регистрации

Американская регистрация требует дальнейшего поддержания.

В частности, владелец должен подавать документы об использовании или допустимом неиспользовании в установленные USPTO периоды.

Первый ключевой maintenance filing осуществляется в период между пятым и шестым годом после регистрации.

В дальнейшем регистрация продлевается каждые десять лет при условии выполнения соответствующих требований.

Поэтому получение registration certificate — не финальное действие навсегда.

Amazon Brand Registry

Amazon Brand Registry — бесплатная программа Amazon для владельцев брендов.

Она не создает торговую марку и не заменяет USPTO.

Ее задача — связать подтвержденный бренд с экосистемой Amazon и предоставить владельцу доступ к дополнительным инструментам.

Amazon требует, в частности:

• бренд или логотип с названием бренда;
• нанесение бренда на товар или упаковку;
• зарегистрированную или допустимую pending trademark;
• соответствие торговой марки бренду, который подается в Brand Registry.

Можно ли подать Amazon Brand Registry с pending trademark

Да, Amazon допускает регистрацию бренда не только с уже полностью зарегистрированной торговой маркой.

По актуальным правилам Brand Registry может принимать:

• активные зарегистрированные торговые марки;
• отдельные pending trademark applications;
• заявки, поданные через Amazon IP Accelerator.

Конкретная допустимость pending application зависит от соответствующего trademark office и актуальных правил Amazon.

Поэтому перед подачей необходимо отдельно проверить статус конкретной заявки.

Amazon IP Accelerator

Amazon IP Accelerator — это программа, через которую Amazon связывает владельцев брендов с отобранными юридическими провайдерами для регистрации торговых марок и предоставления других IP-услуг.

Для бизнеса это может быть полезно, если:

• торговой марки еще нет;
• нужно быстрее получить доступ к части преимуществ Brand Registry;
• нужен провайдер для американской заявки.

Amazon не взимает плату за само подключение к IP Accelerator, однако юридические услуги и государственные пошлины оплачиваются отдельно.

Что дает Amazon Brand Registry

После успешной регистрации бренд может получить доступ к набору защитных и маркетинговых инструментов.

В зависимости от конкретного seller account, marketplace и выполнения дополнительных требований это могут быть:

• A+ Content;
• Amazon Stores;
• Sponsored Brands;
• Amazon Vine;
• инструменты контроля контента;
• средства уведомления о нарушениях;
• аналитика бренда;
• другие brand-building и protection tools.

Brand Registry не означает, что Amazon гарантирует полное отсутствие контрафакта или что ни один другой продавец никогда не сможет предлагать товар.

Однако он существенно расширяет инструменты владельца бренда для контроля IP и контента на платформе.

Можно ли продавать на Amazon без Brand Registry

Во многих категориях — да.

Amazon Brand Registry не является универсальным обязательным условием самого факта продажи на Amazon.

Однако для владельца собственного бренда отсутствие Brand Registry может означать ограниченный доступ к:

• части инструментов защиты;
• A+ Content;
• брендовой рекламе;
• Stores;
• аналитике;
• другим функциям для Brand Owners.

Поэтому для private label или долгосрочного развития собственного бренда регистрация торговой марки и Brand Registry часто являются логичной частью стратегии.

Какие данные нужны для Amazon Brand Registry

Amazon может потребовать:

• название бренда;
• информацию о торговой марке;
• регистрационный или application number;
• логотип;
• фотографии товара или упаковки с брендом;
• категории товаров;
• информацию о производстве и дистрибуции;
• другие сведения в соответствии с текущими требованиями программы.

Название бренда должно соответствовать данным торговой марки.

Ошибки при регистрации бренда для Amazon

Наиболее распространенные проблемы:

• подали заявку на ТМ без предварительного поиска;
• неправильно выбрали владельца торговой марки;
• выбрали недостаточные или неправильные классы;
• название на Amazon не соответствует trademark record;
• бренд фактически не нанесен на товар или упаковку;
• неправильно выбрали filing basis USPTO;
• подали ненадлежащий specimen;
• не учли требование об американском адвокате;
• пропустили Office Action или другой процессуальный срок.

Этапы регистрации торговой марки в США и Amazon

1. Анализ бренда. Определяем название, логотип, товары и рынки.
2. Предварительный поиск. Проверяем похожие марки USPTO.
3. Выбор классов. Формируем перечень товаров и услуг.
4. Определение filing basis. Use in Commerce, Intent to Use или другое допустимое основание.
5. Привлечение U.S.-licensed attorney. Для иностранного заявителя.
6. Подача заявки в USPTO.
7. Сопровождение экспертизы. Реагируем на Office Actions и другие запросы.
8. Подтверждение использования. Если этого требует выбранная процедура.
9. Регистрация или получение соответствующего pending status для Amazon.
10. Amazon Brand Registry. Подаем данные бренда и торговой марки.

Стоимость регистрации торговой марки в США и Amazon

Общая стоимость зависит от:

• количества классов;
• filing basis;
• предварительного поиска;
• стоимости услуг американского адвоката;
• необходимости ответа на Office Action;
• Intent-to-Use filings;
• международной или национальной процедуры;
• объема сопровождения Amazon Brand Registry.

Само участие в Amazon Brand Registry является бесплатным, однако регистрация торговой марки, юридическое сопровождение и другие связанные услуги оплачиваются отдельно.

Типичные ситуации

Заключение

Для бизнеса, который планирует системно продавать на американском рынке или развивать private label на Amazon, торговая марка в США является важным юридическим активом. Правильная стратегия начинается с проверки бренда и filing basis, после чего проходит через USPTO и, при необходимости, завершается подключением бренда к Amazon Brand Registry и использованием инструментов защиты и развития Amazon.

Планируете запуск бренда на Amazon или уже продаете товары в США и хотите защитить название и логотип? Оставьте заявку на сайте ЮК «Приходько та Партнери». Мы проверим торговую марку, определим оптимальный путь регистрации в США, организуем сопровождение U.S.-licensed attorney и поможем подключить бренд к Amazon Brand Registry.