Міжнародна реєстрація торговельної марки

Коли потрібна міжнародна реєстрація торговельної марки

Міжнародна реєстрація торговельної марки актуальна для компаній та підприємців, які планують продавати товари, надавати послуги, розвивати франчайзинг, працювати з маркетплейсами або просувати бренд за межами України.

Національна реєстрація торговельної марки забезпечує охорону лише в межах відповідної держави. Якщо бізнес виходить на нові ринки, необхідно окремо подбати про захист назви, логотипу або іншого позначення у тих країнах, де бренд фактично буде використовуватися.

Існує декілька основних способів отримати міжнародну охорону:

• подати окрему національну заявку у кожній потрібній країні;
• подати міжнародну заявку за Мадридською системою із зазначенням обраних держав або регіонів;
• використовувати регіональні системи реєстрації, якщо вони підходять під географію бізнесу, наприклад реєстрацію торговельної марки ЄС.

Мадридська система дозволяє подати одну міжнародну заявку, використовувати одну з робочих мов системи та сплатити централізований набір зборів, але остаточне рішення щодо охорони приймає відомство кожної зазначеної країни або регіону.

Міжнародна заявка спрощує процедуру, але не означає автоматичної реєстрації торговельної марки у всіх вибраних країнах. Кожне національне або регіональне відомство перевіряє позначення відповідно до власного законодавства.

Реєстрація торговельної марки за Мадридською системою

Мадридська система міжнародної реєстрації торговельних марок адмініструється Всесвітньою організацією інтелектуальної власності — WIPO.

Для подання міжнародної заявки необхідно мати базову торговельну марку — національну або регіональну заявку чи реєстрацію, подану через відомство походження заявника. WIPO прямо зазначає, що базою міжнародної заявки може бути не лише вже зареєстрована ТМ, а й подана заявка на її реєстрацію.

Заявник визначає:

• позначення, яке потрібно захистити;
• товари та послуги відповідно до міжнародної класифікації;
• країни або регіони, де необхідно отримати охорону;
• мову міжнародної заявки;
• необхідні офіційні платежі.

Після перевірки заявки відомством походження вона передається до WIPO. Міжнародне бюро проводить формальну перевірку, реєструє позначення у Міжнародному реєстрі та повідомляє відомства зазначених країн. Після цього кожне відомство проводить власну експертизу.

Переваги міжнародної реєстрації торговельної марки

Мадридська система особливо зручна для бізнесу, який планує працювати одразу у декількох країнах.

Основні переваги:

• одна міжнародна заявка замість окремої стартової процедури для кожної обраної країни;
• централізоване управління міжнародною реєстрацією через WIPO;
• можливість обрати лише потрібні країни, а не реєструвати ТМ у всіх учасниках системи;
• подальше територіальне розширення — нові країни можна додавати після первинної міжнародної реєстрації;
• централізоване продовження строку дії міжнародної реєстрації;
• спрощене внесення змін щодо власника або інших даних міжнародної реєстрації.

WIPO дозволяє після міжнародної реєстрації додавати нові країни через процедуру subsequent designation — подальшого територіального поширення охорони.

Переваги співпраці з «Приходько та партнери»

Помилка у виборі класів, країн або базової заявки може вплинути на ефективність міжнародного захисту бренду, тому до подання заявки важливо сформувати правильну стратегію.

Ми допомагаємо:

• проаналізувати торговельну марку до подання та попередньо оцінити ризики реєстрації;
• визначити оптимальний перелік країн відповідно до ринків, на яких працює або планує працювати бізнес;
• підібрати класи товарів і послуг відповідно до фактичної діяльності бренду;
• підготувати міжнародну заявку та перевірити відповідність даних базовій заявці або реєстрації;
• розрахувати офіційні збори до подання заявки;
• супроводжувати комунікацію з IP-відомствами при отриманні запитів або попередніх відмов;
• допомогти розширити територію охорони після міжнародної реєстрації;
• супроводжувати продовження та зміни у міжнародній реєстрації.

Етапи міжнародної реєстрації торгової марки

Загальна процедура реєстрації за Мадридською системою виглядає так:

1. Перевірка торговельної марки. Оцінюється позначення, перелік товарів і послуг та потенційні ризики.
2. Формування базової заявки або використання чинної реєстрації. Міжнародна заявка повинна ґрунтуватися на базовій ТМ у відомстві походження.
3. Визначення країн. Обираються держави або регіони Мадридської системи, де потрібна охорона.
4. Розрахунок офіційних зборів. Їх розмір залежить від позначення, класів та обраних територій.
5. Подання міжнародної заявки. Відомство походження перевіряє та передає її до WIPO.
6. Формальна експертиза WIPO. Перевіряються дані заявки та сплата зборів.
7. Розгляд у зазначених країнах. Кожне відомство перевіряє торговельну марку відповідно до свого законодавства.
8. Отримання охорони. За відсутності остаточної відмови торговельна марка користується охороною на відповідній території.

Скільки країн можна включити до міжнародної заявки

Мадридська система дозволяє зазначити одну або декілька країн-учасниць залежно від потреб бізнесу. Необов’язково одразу обирати максимальну кількість територій.

Доцільно концентруватися на країнах:

• де вже продаються товари або послуги;
• куди бізнес планує виходити найближчим часом;
• де знаходяться ключові партнери або дистриб’ютори;
• де існує підвищений ризик копіювання бренду;
• які мають стратегічне значення для розвитку компанії.

Якщо бізнес згодом виходить на додатковий ринок, міжнародну реєстрацію можна територіально розширити на інших учасників Мадридської системи.

Залежність міжнародної реєстрації від базової торговельної марки

Одна з важливих особливостей Мадридської системи — залежність міжнародної реєстрації від базової заявки або реєстрації протягом перших п’яти років.

Якщо протягом цього періоду базова торговельна марка припинить дію повністю або частково у передбачених Протоколом випадках, це може вплинути і на міжнародну реєстрацію в тій самій частині. Після завершення п’ятирічного періоду міжнародна реєстрація стає незалежною від базової ТМ.

За певних умов Мадридський протокол передбачає можливість трансформації міжнародної реєстрації у національні або регіональні заявки, що може допомогти зберегти дату міжнародної реєстрації. Український IP офіс також окремо описує механізм такого перетворення для міжнародних реєстрацій, дія яких поширювалася на Україну.

Відмова у міжнародній реєстрації торговельної марки

Міжнародна реєстрація WIPO не виключає можливості отримання попередньої відмови від окремого національного або регіонального відомства.

Після повідомлення про міжнародну реєстрацію кожна зазначена сторона має встановлений строк для проведення експертизи та може винести provisional refusal — попередню відмову. У багатьох випадках строк становить один рік, а для окремих учасників може бути 18 місяців або довше у передбачених правилами ситуаціях.

Відмова однієї держави не означає автоматичної втрати міжнародної реєстрації в інших країнах.

Причинами можуть бути:

• схожість із раніше зареєстрованою торговельною маркою;
• відсутність розрізняльної здатності;
• описовий характер позначення;
• суперечність вимогам національного законодавства;
• заперечення власників більш ранніх прав.

Міжнародна реєстрація ТМ у ЄС та США

Для захисту бренду в Європейському Союзі бізнес може розглядати як міжнародну заявку із зазначенням ЄС, так і окрему заявку на торговельну марку Європейського Союзу через EUIPO.

Важливо: Мадридська система не означає, що зазначення однієї європейської країни автоматично дає охорону в усьому ЄС. Для охоплення території Європейського Союзу необхідно обирати відповідне регіональне зазначення ЄС або використовувати іншу відповідну процедуру.

США також є учасником Мадридської системи, тому їх можна зазначити у міжнародній заявці. Водночас USPTO застосовує власні вимоги до торговельних марок, тому під час розгляду можуть виникати додаткові запити або відмови.

Строк дії міжнародної торговельної марки

Міжнародна реєстрація торговельної марки діє протягом 10 років і може продовжуватися на наступні десятирічні періоди. WIPO дозволяє централізовано продовжувати міжнародну реєстрацію через систему eMadrid.

Після реєстрації також важливо враховувати вимоги конкретних країн щодо фактичного використання торговельної марки. Строки та наслідки невикористання можуть відрізнятися залежно від національного законодавства, тому універсальне правило для всіх юрисдикцій застосовувати не можна.

Етапи співпраці з юристом з міжнародної реєстрації ТМ

1. Звернення. Ви надаєте назву або логотип бренду та описуєте товари, послуги і країни, які вас цікавлять.
2. Попередній аналіз. Юрист перевіряє структуру майбутньої заявки та можливі ризики.
3. Визначення стратегії. Обираються країни, класи та оптимальний спосіб міжнародної реєстрації.
4. Розрахунок витрат. Визначаються офіційні збори та вартість юридичного супроводу.
5. Підготовка і подання заявки. Формуються необхідні матеріали для міжнародної реєстрації.
6. Супровід розгляду. Юрист контролює процедуру та допомагає реагувати на запити або відмови відомств.

Вартість міжнародної реєстрації торговельної марки

Ціна міжнародної реєстрації торгової марки формується індивідуально та залежить насамперед від кількості зазначених країн і класів товарів та послуг.

До витрат можуть входити:

• базовий збір WIPO;
• індивідуальні або додаткові збори за зазначені країни;
• збори, пов’язані з кількістю класів;
• послуги з попереднього пошуку та аналізу;
• підготовка міжнародної заявки;
• юридичний супровід у разі запиту або попередньої відмови;
• подальше територіальне розширення реєстрації.

WIPO використовує базовий міжнародний збір і, залежно від обраних учасників системи, додаткові або індивідуальні збори, тому точний бюджет варто розраховувати після визначення географії та класів майбутньої реєстрації.

Варіанти міжнародного захисту торговельної марки

Висновок

Міжнародна реєстрація торговельної марки допомагає захистити бренд на ключових для бізнесу зовнішніх ринках. Мадридська система спрощує подання та подальше управління реєстрацією, але перед стартом важливо правильно визначити країни, класи, базову заявку та ризики можливих відмов. Оптимальна стратегія залежить від географії бізнесу та планів розвитку бренду.

Плануєте продавати товари або послуги за кордоном? Залиште заявку на сайті ЮК «Приходько та Партнери». Ми допоможемо визначити країни для захисту бренду, розрахувати вартість та супроводити міжнародну реєстрацію торговельної марки.