Реєстрація торгової марки в США

Коли потрібна реєстрація торговельної марки в США

Реєстрація торговельної марки в США доцільна для бізнесу, який уже продає або планує продавати товари чи надавати послуги на американському ринку, працювати через маркетплейси, розвивати франчайзинг, ліцензування або залучати партнерів у США.

Українська реєстрація торговельної марки сама по собі не створює автоматичної федеральної охорони бренду в Сполучених Штатах. Для захисту позначення на американському ринку потрібно використовувати відповідний механізм реєстрації в USPTO або іншу доступну міжнародну підставу.

Реєстрація особливо актуальна, якщо:

• ви виходите на ринок США з товарами або послугами;
• бренд використовується на Amazon, Shopify або інших платформах;
• планується франчайзинг або ліцензування бренду;
• назва або логотип є важливим активом компанії;
• існує ризик появи схожого позначення у конкурента;
• потрібна сильніша правова позиція у спорах щодо бренду.

До подання заявки варто перевірити не лише точний збіг назви, а й схожі торговельні марки, товари та послуги, оскільки USPTO оцінює ризик змішування позначень у комплексі.

Переваги реєстрації торговельної марки в США

Федеральна реєстрація торговельної марки може посилити позицію власника бренду та спростити підтвердження прав на позначення.

Для бізнесу це може означати:

• федеральну реєстрацію бренду у системі USPTO;
• посилення правової позиції у випадку спору щодо використання схожого позначення;
• можливість ліцензування торговельної марки;
• використання бренду у франчайзингових моделях;
• підвищення цінності нематеріального активу компанії;
• додаткові можливості для захисту онлайн від копіювання та контрафакту;
• можливість використовувати символ ® після федеральної реєстрації у зв’язку із зареєстрованими товарами або послугами.

Водночас реєстрація не означає абсолютної монополії на будь-яке використання окремого слова. Обсяг захисту залежить від самого позначення, заявлених товарів і послуг та інших обставин.

Переваги співпраці з «Приходько та партнери»

У США результат заявки багато в чому залежить від правильної підготовки ще до її подання.

Ми допомагаємо:

• перевірити торговельну марку та оцінити ризик конфлікту з попередніми позначеннями;
• визначити правильні класи товарів і послуг;
• обрати підставу подання заявки залежно від фактичного використання бренду;
• підготувати опис товарів та послуг з урахуванням вимог USPTO;
• перевірити specimen, якщо заявка ґрунтується на використанні марки;
• супроводжувати intent-to-use заявку до підтвердження фактичного використання;
• допомогти з відповіддю на Office Action у разі зауважень експерта;
• контролювати основні строки процедури та наступні дії після реєстрації.

Як зареєструвати торгову марку в США

Процедура складається з декількох етапів.

1. Попередній пошук. Перевіряються чинні та подані заявки, які можуть створювати ризик відмови через схожість.
2. Визначення власника заявки. Заявником може виступати відповідна фізична або юридична особа, якій належать права на бренд.
3. Вибір класів. Визначаються товари та послуги, щодо яких потрібна охорона.
4. Вибір filing basis. Заявка може, зокрема, ґрунтуватися на фактичному використанні у commerce або bona fide intent to use.
5. Підготовка та подання заявки. До USPTO передаються дані про заявника, торговельну марку, товари та послуги й інша необхідна інформація.
6. Експертиза USPTO. Examining Attorney перевіряє заявку на відповідність законодавству та можливі перешкоди для реєстрації.
7. Публікація. Якщо експертиза пройдена, заявка публікується у Trademark Official Gazette.
8. Період для opposition. Треті особи отримують можливість заперечити проти реєстрації.
9. Реєстрація або наступний етап ITU. Результат залежить від підстави заявки.

USPTO зазначає, що після публікації діє 30-денний період, протягом якого зацікавлена сторона може подати opposition або попросити продовження строку для його подання.

Use in Commerce та Intent to Use

Одна з ключових особливостей американської процедури — необхідність правильно визначити підставу заявки.

Use in commerce використовується, коли торговельна марка вже фактично застосовується у зв’язку із заявленими товарами або послугами у commerce, що відповідає вимогам американського законодавства.

У такому випадку для відповідних товарів або послуг заявнику потрібно надати інформацію про використання та прийнятний specimen.

Intent to use за Section 1(b) дозволяє подати заявку ще до початку фактичного використання бренду, якщо заявник має добросовісний реальний намір використовувати його у commerce.

USPTO прямо допускає filing on an intent-to-use basis до початку використання марки. Але до реєстрації заявник повинен підтвердити фактичне використання та подати відповідний Allegation of Use.

Що таке specimen для торговельної марки в США

Specimen — це доказ того, як торговельна марка реально використовується у зв’язку з товарами або послугами.

Форма доказу залежить від характеру діяльності.

Для товарів це може бути, залежно від обставин:

• маркування на самому товарі;
• упаковка;
• етикетка;
• сторінка інтернет-магазину, де знак використовується у зв’язку з товаром та можливістю його придбання.

Для послуг можуть використовуватися матеріали, які демонструють застосування бренду безпосередньо під час пропозиції або надання відповідних послуг.

Неправильний specimen може стати причиною додаткового запиту USPTO, тому його краще перевірити до подання.

Розгляд заявки та Office Action

Після подання заявки USPTO проводить експертизу.

Якщо експерт бачить юридичні або формальні проблеми, заявнику може бути направлений Office Action.

Причинами можуть бути:

• схожість із раніше зареєстрованою торговельною маркою;
• описовість позначення;
• відсутність достатньої розрізняльної здатності;
• неправильний опис товарів або послуг;
• проблеми зі specimen;
• необхідність внесення додаткових уточнень;
• інші вимоги USPTO.

Office Action не завжди означає остаточну відмову. У багатьох ситуаціях заявник має можливість надати аргументовану відповідь, внести допустимі зміни або виконати вимоги експерта.

Публікація та заперечення проти торговельної марки

Якщо examining attorney не бачить перешкод або заявник успішно усунув зауваження, торговельна марка схвалюється для публікації.

Після публікації у Trademark Official Gazette розпочинається 30-денний opposition period. Особа, яка вважає, що реєстрація може завдати їй шкоди, може ініціювати відповідне провадження перед Trademark Trial and Appeal Board.

Якщо заперечень немає або вони вирішені на користь заявника, процедура переходить до наступної стадії.

Що відбувається після публікації заявки

Наступний крок залежить від filing basis.

Якщо заявка базувалася на use in commerce і всі вимоги виконані, після завершення opposition period торговельна марка може перейти до реєстрації.

Якщо заявка подана на підставі intent to use, реєстрація ще не завершується.

USPTO видає Notice of Allowance. Після цього заявник має протягом шести місяців:

• подати Statement of Use з доказами фактичного використання; або
• подати request for extension, якщо використання ще не розпочалося.

USPTO окремо наголошує: Notice of Allowance означає, що заявка пройшла opposition stage, але торговельна марка ще не зареєстрована.

Міжнародна реєстрація ТМ у США через Мадридську систему

Український власник торговельної марки може також розглядати отримання охорони в США через Мадридську систему із зазначенням Сполучених Штатів.

Така заявка надходить до USPTO як Section 66(a) application та проходить американську експертизу.

Важливо розуміти, що міжнародна реєстрація WIPO сама по собі не означає автоматичного отримання охорони у США. USPTO застосовує власні вимоги та може направити Office Action.

Вибір між прямою заявкою до USPTO та Мадридською системою залежить від географії захисту бренду, наявності базової міжнародної заявки або реєстрації та планів бізнесу.

Скільки коштує реєстрація торгової марки в США

Ціна реєстрації торговельної марки в США залежить від кількості класів, filing basis, складності заявки та необхідності додаткових процесуальних дій.

Станом на 2026 рік базовий збір USPTO для Section 1 та Section 44 applications становить $350 за один клас, якщо заявка відповідає вимогам базової заявки. Для Section 66(a) через WIPO відповідний американський збір становить $600 за клас. Можливі додаткові збори залежно від змісту та складності заявки.

На загальний бюджет можуть впливати:

• кількість класів товарів і послуг;
• попередній пошук;
• підготовка опису товарів та послуг;
• підстава заявки;
• необхідність Statement of Use;
• extension requests для intent-to-use заявки;
• відповіді на Office Action;
• opposition proceedings;
• юридичний супровід заявки.

Для ITU-заявок USPTO прямо передбачає додаткові документи та платежі, пов’язані з підтвердженням фактичного використання перед реєстрацією.

Підтримання реєстрації торговельної марки в США

Отримання свідоцтва не означає, що про торговельну марку можна забути назавжди.

USPTO вимагає подавати визначені maintenance documents та сплачувати відповідні збори, щоб федеральна реєстрація залишалася чинною.

Власнику потрібно:

• контролювати строки обов’язкових подань;
• зберігати докази використання бренду;
• актуалізувати інформацію про власника;
• стежити за правильністю переліку товарів та послуг;
• продовжувати реєстрацію у встановлені строки.

Етапи співпраці з юристом

1. Звернення. Ви надсилаєте назву або логотип бренду та описуєте товари чи послуги.
2. Попередня перевірка. Юрист аналізує позначення та основні ризики.
3. Визначення стратегії. Обираються класи та filing basis.
4. Підготовка заявки. Формуються дані заявника, перелік товарів і послуг та необхідні докази.
5. Подання до USPTO. Заявка передається на розгляд американського відомства.
6. Супровід експертизи. Контролюються статус і строки, за необхідності готується відповідь на Office Action.
7. Публікація та завершення процедури. Супроводжується opposition period та наступні дії відповідно до filing basis.
8. Підтримання реєстрації. Після отримання охорони контролюються обов’язкові подальші подання.

Типові ситуації при реєстрації ТМ у США

Висновок

Реєстрація торговельної марки в США потребує не лише вибору назви та класу, а й правильної підстави заявки, перевірки попередніх прав, доказів використання та дотримання процедур USPTO. Для бренду, який уже працює на американському ринку, і проєкту, який лише планує запуск, процедура буде відрізнятися. Попередній аналіз дозволяє оцінити ризики ще до сплати офіційних зборів і подання заявки.

Плануєте захистити бренд на американському ринку? Залиште заявку на сайті ЮК «Приходько та Партнери». Ми перевіримо торговельну марку, визначимо оптимальну підставу подання та супроводимо процедуру реєстрації ТМ у США.