Международная регистрация торговой марки

Международная регистрация торговой марки

Национальная регистрация торговой марки обеспечивает охрану только в пределах соответствующего государства. Если бизнес выходит на новые рынки, необходимо отдельно позаботиться о защите названия, логотипа или другого обозначения в тех странах, где бренд фактически будет использоваться.

Существует несколько основных способов получить международную охрану:

• подача отдельных национальных заявок в выбранных странах;
• регистрация региональной торговой марки, если соответствующая система охватывает несколько государств;
• использование Мадридской системы международной регистрации торговых марок.

Мадридская система позволяет подать одну международную заявку, использовать один из рабочих языков системы и уплатить централизованный набор сборов, однако окончательное решение относительно предоставления охраны принимает ведомство каждой указанной страны или региона.

Международная регистрация не означает автоматическую охрану бренда во всем мире. Заявитель самостоятельно определяет страны и регионы, в которых ему необходима защита.

Базовая торговая марка для международной регистрации

Для подачи международной заявки необходимо иметь базовую торговую марку — национальную или региональную заявку либо регистрацию, поданную через ведомство происхождения заявителя. WIPO прямо указывает, что основой международной заявки может быть не только уже зарегистрированная ТМ, но и поданная заявка на ее регистрацию.

Заявитель определяет:

• торговую марку, которая будет заявляться на международную охрану;
• перечень товаров и услуг;
• классы по Ниццкой классификации;
• страны или регионы, в которых необходима охрана;
• стратегию дальнейшего территориального расширения бренда.

После проверки заявки ведомством происхождения она передается в WIPO. Международное бюро проводит формальную проверку, регистрирует обозначение в Международном реестре и уведомляет ведомства указанных стран. После этого каждое ведомство проводит собственную экспертизу.

Преимущества Мадридской системы

Основные преимущества:

• одна международная заявка для нескольких выбранных стран и регионов;
• централизованная процедура подачи через ведомство происхождения;
• возможность выбирать необходимые юрисдикции, а не регистрировать бренд во всех странах;
• централизованная уплата международных сборов;
• возможность последующего расширения охраны на новые государства;
• единое управление международной регистрацией для ряда дальнейших процедур.

WIPO позволяет после международной регистрации добавлять новые страны через процедуру subsequent designation — последующего территориального расширения охраны.

Преимущества сотрудничества с «Приходько та партнери»

Мы помогаем:

• провести предварительную проверку торговой марки перед подачей международной заявки;
• определить перечень товаров и услуг и соответствующие классы;
• выбрать страны для регистрации с учетом рынков и планов бизнеса;
• рассчитать ориентировочные официальные сборы;
• подготовить международную заявку по Мадридской системе;
• сопроводить коммуникацию с ведомствами в процессе регистрации;
• проанализировать предварительные отказы и определить дальнейшие действия;
• расширить действующую международную регистрацию на новые территории.

Как выбрать страны для международной регистрации ТМ

Целесообразно концентрироваться на странах:

• где уже продаются товары или предоставляются услуги;
• куда бизнес планирует выйти в ближайшее время;
• где находятся основные клиенты или партнеры;
• где производится или хранится продукция;
• где существует риск копирования бренда;
• где планируется развитие франшизы или дистрибуции;
• где бренд имеет коммерческую ценность для дальнейшего масштабирования.

Если бизнес впоследствии выходит на дополнительный рынок, международную регистрацию можно территориально расширить на других участников Мадридской системы.

Зависимость международной регистрации от базовой ТМ

В течение первоначального периода международная регистрация связана с базовой заявкой или регистрацией.

Если в течение этого периода базовая торговая марка полностью или частично прекратит действие в предусмотренных Протоколом случаях, это может повлиять и на международную регистрацию в той же части. После завершения пятилетнего периода международная регистрация становится независимой от базовой ТМ.

Поэтому состояние базовой заявки или регистрации имеет особое значение на первых этапах международной охраны.

Трансформация международной регистрации

При определенных условиях Мадридский протокол предусматривает возможность трансформации международной регистрации в национальные или региональные заявки, что может помочь сохранить дату международной регистрации.

Украинский IP-офис также отдельно описывает механизм такого преобразования для международных регистраций, действие которых распространялось на Украину.

Такой механизм особенно важен в ситуациях, когда международная регистрация полностью или частично прекращает действие вследствие событий, связанных с базовой торговой маркой.

Отказ в международной регистрации торговой марки

После уведомления о международной регистрации каждая указанная сторона имеет установленный срок для проведения экспертизы и может вынести provisional refusal — предварительный отказ.

Во многих случаях срок составляет один год, а для отдельных участников может составлять 18 месяцев или дольше в предусмотренных правилами ситуациях.

Отказ одной страны не означает автоматической утраты международной регистрации в других государствах.

Причинами могут быть:

• сходство с ранее зарегистрированными торговыми марками;
• описательный характер обозначения;
• отсутствие различительной способности;
• несоответствие перечня товаров и услуг требованиям конкретного ведомства;
• наличие абсолютных оснований для отказа;
• требования национального законодательства конкретной страны;
• необходимость предоставления дополнительных пояснений или документов.

Каждая выбранная страна самостоятельно решает вопрос о предоставлении охраны, поэтому предварительный отказ в одной юрисдикции не прекращает автоматически защиту в остальных странах.

Регистрация торговой марки в Европейском Союзе

Важно: Мадридская система не означает, что указание одной европейской страны автоматически предоставляет охрану на всей территории ЕС.

Для охвата территории Европейского Союза необходимо выбирать соответствующее региональное указание ЕС или использовать другую подходящую процедуру.

Перед выбором стратегии необходимо оценить, нужен ли бизнесу единый охват территории ЕС или защита только в отдельных европейских государствах.

Регистрация торговой марки в США через Мадридскую систему

США также являются участником Мадридской системы, поэтому их можно указать в международной заявке.

В то же время USPTO применяет собственные требования к торговым маркам, поэтому во время рассмотрения могут возникать дополнительные запросы или отказы.

При выборе США как территории охраны важно учитывать национальные требования к перечню товаров и услуг, обозначению и дальнейшему использованию торговой марки.

Использование международной торговой марки

После регистрации также важно учитывать требования конкретных стран относительно фактического использования торговой марки.

Сроки и последствия неиспользования могут отличаться в зависимости от национального законодательства, поэтому универсальное правило для всех юрисдикций применять нельзя.

Перед выходом на конкретный рынок желательно проверить:

• требования к фактическому использованию ТМ;
• сроки, после которых регистрация может стать уязвимой из-за неиспользования;
• какие доказательства использования желательно сохранять;
• необходимость подачи дополнительных деклараций или документов;
• локальные особенности защиты прав на торговую марку.

Стоимость международной регистрации торговой марки

До расходов могут входить:

• базовый международный сбор WIPO;
• индивидуальные или дополнительные сборы выбранных стран;
• сборы в зависимости от количества классов товаров и услуг;
• расходы на предварительный поиск и анализ торговой марки;
• юридическое сопровождение подготовки заявки;
• расходы на ответы на запросы или предварительные отказы отдельных ведомств;
• расходы на последующее территориальное расширение.

WIPO использует базовый международный сбор и, в зависимости от выбранных участников системы, дополнительные или индивидуальные сборы, поэтому точный бюджет стоит рассчитывать после определения географии и классов будущей регистрации.

Заключение

Международная регистрация торговой марки позволяет украинскому бизнесу выстроить защиту бренда на иностранных рынках через централизованную процедуру. Перед подачей заявки необходимо определить необходимые территории, проверить обозначение, правильно сформировать перечень товаров и услуг и рассчитать официальные сборы. При этом каждая выбранная страна самостоятельно проводит экспертизу и принимает решение относительно предоставления правовой охраны.

Планируете выходить с брендом на зарубежные рынки? Оставьте заявку на сайте ЮК «Приходько та Партнери». Юрист поможет определить страны и классы, проверить торговую марку, рассчитать расходы и подготовить международную заявку.